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从美国的 kp Permanent Make-up lnc.V. Lasting lmpression,

作者:「权创」

发表于:Jul 11, 2019

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  从美国的kp Permanent Make-up lnc.V.Lasting lmpression,Inc.案件(以下简称KP
 
 
  案)来看
 
 
  原告(Lasting lmpression,Inc.)和被告(KP Permanent Make-up lnc.)都是持
 
 
  久化妆(Permanent Make-up)行业直接的竞争者。1992年,原告开始把“Micro Colors”
 
 
  作为商标使用在其色素产品上。1993年,经原告申请,该标记被美国专利与商标
 
 
  核准为注册商标。1999年,该商标取得无可置疑的(lncontestable)资格。而早在1991
 
 
  年,被告就开始在其色素产品瓶子的标签上使用“micro color”,来描述其产品的色素
 
 
  程度和颜色种类以及进行相关的市场宣传。1999年,被告开始在其宣传单上使用
 
 
  “micro color”。2000年1月,原告致函被告,声称被告未经其许可擅自使用其商标,
 
 
  侵犯原告商标权,要求被告停止使用“micro color”字眼。2000年3月,被告向地方法
 
 
  院提起诉讼,请求法院裁决其没有侵犯原告的商标权并有权使用“micro color”。原告
 
 
  提出商标侵权的反诉。原告认为被告构成侵犯其商标专用权,而被告认为是合理使用。
 
 
  该案的焦点是被告使用“micro color”字眼来描述自己的产品是否侵犯原告“Micr
 
 
  color”注册商标权,被告合理使用之抗辩是否成立。原告提供了初步证据证明了其是
 
 
  商标权人和被告的使用造成混淆的可能,因此,被告未经许可擅自使用其商标,侵犯
 
 
  了原告的商标权。被告则认为其有权使用“micro color”字眼而且没有侵犯原告的商标
 
 
  权。
 
 
  这个案件的判决可谓是一波三折:地方法院认为,叙述性合理使用的抗辩成立,
 
 
  但是,第九巡回法庭却推翻了地方法院的裁决,认为被告没有否定混淆可能的存在,
 
 
  裁定商标侵权成立。最后,最高法院推翻了上诉法院的裁定,认定被告有义务举证否
 
 
  定混淆存在是错误的,支持了被告合理使用的抗辩,认定商标侵权不成立。可见,最
 
 
  高院在考虑言论自由的同时继续着限制商标权的趋势。2
 
 
  1
 
 
  最高法院认为除了严格依据法条的字面意义外,必须坚持一个长久的商标法原则:一
 
 
  定程度的混淆是可以被容忍的的。这是这个案件的最重要的意义。
 
 
  最高法院主要从以下五个方面分析了混淆可能性的存在是否可以直接驳回合理
 
 
  使用的抗辩。首先,最高法院从法条的文字解释出发,《兰哈姆法》规定的叙述性合
 
 
  理使用的构成要件中并没有要求必须证明不存在混淆可能;其次,从法条的整体结构
 
 
  解释分析,法院认为,被告无需否定混淆可能,因为原告若想在商标侵权案件中胜出,
 
 
  就必须证明存在混淆可能。相反地,若原告不能或不愿证明存在混淆可能,则被告根
 
 
  本就没有必要提出法定合理使用之抗辩,因为原告本身就会无法证明存在混淆可能而
 
 
  输掉诉讼。从原告已经证明了混淆可能性可以推出,被告在提出法定合理使用之抗辩
 
 
  时,没有义务也没有必要重新否定混淆可能;第三,从立法目的出发,最高法院认为,
 
 
  叙述性合理使用的立法目的在于商标的注册人或持有者不能将某一描述性的短语作
 
 
  为其独占使用的权利加以限定,从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。成就叙
 
 
  述性合理使用之抗辩,若要求被告证明不存在混淆可能,则该抗辩将没有存在的必要,
 
 
  该立法目的也无法实现。如上所述,若被告能够否定混淆可能,则商标侵权就不成立
 
 
  了。被告无须舍易求难,再证明法定合理使用之抗辩的其他要件,来对抗原告的商标
 
 
  侵权诉讼。因此,最高法院指出,联邦第九巡回上诉法庭的分析无法解释法定合理使
 
 
  用之抗辩存在的必要性。第四,从叙述性合理使用的立法史来看,合理使用抗辩之成
 
 
  立也没有要求被告否定混淆可能。第五,从普通法发展历程上来看,叙述性合理使用
 
 
  之抗辩也没有要求被告否定混淆可能。描述商标通常无法获得普通法上的保护,只有
 
 
  当描述性词语获得“第二含义”后,普通法才给予相当有限的保护。2
 
 
  3
 
 
  可见,最高院的决定澄清了几个分歧:首先,最高院的决定持续了他一贯的保护
 
 
  竞争和制止过分的商标保护的做法,充分考虑了他人使用叙述性词语的权利;其次,
 
 
  承认了叙述性合理使用可以在一定程度上与混淆可能共存;第三,被告在提出叙述性
 
 
  合理使用的抗辩时,证明混淆的举证责任没有从原告转移到被告身上。但是,最高院
 
 
  的决定并没有彻底地解决混淆可能性的存在在多大程度上可以排除合理使用的这个
 
 
  问题。
 
 
  从规定了商标合理使用制度的国家对于商标合理使用构成条件的规定来看,大都
 
 
  没有明文规定构成商标合理使用必须不存在混淆可能性这一条件,但是,在司法实践
 
 
  中,却通常会将混淆可能性的存在来否定商标使用的合理性。美国最高法院的决定无
 
 
  疑具有非常重要的意义,不过至于多大程度的混淆可能性才能导致合理使用不能成立
 
 
  的具体的量化工作尚需理论与实践的进一步考量。

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